Introdução
A história do
Direito Industrial se confunde com a expressão “marcas e patentes”, tem início
na Inglaterra na primeira “Revolução Industrial” com a edição do Statute of Monopolies em 1623, há de se
notar uma importante mudança aqui, pois a atividade econômica se baseava em
critérios de distribuição geográfica de mercados, privilégios nobiliárquicos e
outras restrições próprias do regime feudal, para prestigiar as inovações nas
técnicas, utensílios e ferramentas de produção. O inventor passou a ter condições de acesso a
certas modalidades do Monopólio concedidas pela Coroa, fator essencial para motivá-lo
a novas pesquisas e aprimoramento de suas descobertas. O direito passou a proteger os inventores, ou
seja, um grande invento poderia tornar o inventor rico do dia para noite, tento
imaginar o tipo de barganha que se tinha que fazer para se ganhar dinheiro em
cima de um invento, não é estranho dizer, que o Direito Inglês contribuiu de
forma decisiva para o extraordinário processo de industrialização.
1 –Statute od
Monoplies
2 –
Constituição dos Estados Unidos 1787, cujo art. 1º, § 8.8 1790
3 – 1883,
União de Paris, cujo objetivo principal é a declaração dos princípios da
disciplina da propriedade industrial, adotou um conceito amplo de propriedade
industrial, não abrangendo apenas os direitos dos inventores, como também as
marcas e outros sinais distintivos da atividade econômica (denominação de
origem, nome e insígnia)
Convenção
de Paris
Art. 1, n. 2: “a proteção da propriedade
industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade,
os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábricas ou de comércio, as
marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou
denominação de origem, bem como a repressão da concorrência desleal”.
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Há uma importante mudança aqui,
pois essa abrangência conferiu o conceito de propriedade industrial, consolidou
uma nova perspectiva para o tratamento da matéria. Os direitos dos inventores
sobre as invenções, e os empresários sobre os sinais distintivos se identificam
enquanto bens imateriais, cuja exploração econômica pressupõe importantes
investimentos para os empresários.
Todas as regras do direito da
propriedade industrial se se fundam, direta ou indiretamente, em preceitos da
lealdade competitiva. Na maioria dos países que adotaram leis independentes
para marcas e para patentes, o EUA a constituição consagra apenas para
invenção, já para marcas “trademark” somente é aplicável em operações
interestaduais, sendo que cada estado tem a sua lei sobre marcas (direito marcário).
A doutrina consagra o Brasil como
o 4 país a reconhecer os direitos do inventor, foi no séc. XIX em 1809 quando o
Príncipe Regente baixou o alvará dando direitos de exclusividade a patente do
inventor registrada na Real Junta do Comércio.
Essa regra passou por várias
mudanças, mas o conceito integral da União de Paris nunca foi incorporado com
totalidade durante as reformas da lei. A
vigente Lei da Propriedade Industrial (LPI: Lei n. 9.279/96), por exemplo,
aplica-se às invenções, desenhos industriais, marcas, indicações geográficas e
à concorrência desleal, mas não trata do nome empresarial, instituto cuja disciplina
é feita pelo registro de empresas (Lei n. 8.934/94).
Bens da Propriedade Industrial
São bens integrantes da
propriedade industrial:
- Invenção
- Modelo de utilidade
- Desenho industrial
- Marca
O dois primeiro (invenção e
modelo de utilidade), o direito de exploração se materializa pela no ato de
concessão da respectiva patente (documentado pela “carta-patente”); em relação
as dois últimos, concede-se o registro (documentado pela “certificação”). A
concessão de patente ou de registro compete a uma autarquia federal denominada
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.
Direito
industrial é a divisão do direito comercial que protege o interesse dos
inventores, designers e empresários em relação às invenções, modelo de
utilidade, desenho industrial e marcas.
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Dos quatro bens industriais a única
não defina em lei é a invenção, pelo fato de ser muito difícil de conceituar
esse instituto. Não há dúvidas sobre seus elementos essenciais que a
caracterizam (criação originária do espírito humano, ampliação do domínio que o
homem exerce sobre a natureza, etc.), mas não é fácil estabelecer os seus
exatos contornos conceituais. Em razão da dificuldade o legislador optou por seguir
critérios de exclusão, apresentando uma lista de manifestação do intelecto
humano que não se consideram abrangidas no conceito (LPI art. 10). Neste
sentido:
- as descobertas e as teorias cientificas (a teoria da relatividade de Albert Einstein estaria fora, por exemplo)
- métodos matemáticos (o cálculo infinitesimal de Isaac Newton)
- concepções puramente abstratas (a lógica heterodoxa de Newton da Costa)
- esquemas, planos, princípios de métodos comerciais, contábeis, financeiro, educativos, publicitários, de sorteio, e de fiscalização. (a pedagogia do oprimido de Paulo Freire é um exemplo de método educativo)
- obras literárias, arquitetônicas, artísticas e cientificas ou qualquer criação estética e programas de computador (tutelados pelo direito autoral)
- apresentação de informações, regras de jogo, técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, terapêuticos ou de diagnostico, e os seres vivos e naturais.
Art.
10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:
I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
II - concepções puramente abstratas;
III - esquemas,
planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos,
publicitários, de sorteio e de fiscalização;
IV - as obras
literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação
estética;
V - programas de computador em si;
VI - apresentação de informações;
VII - regras de jogo;
VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos,
bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo
humano ou animal; e
IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e
materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados,
inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos
biológicos naturais.
Obs:
Genoma pode ser entendido como seqüência
de DNA, porém é um pouco mais abrangente.
Bancos de Germoplasma são unidades conservadoras de material genético de uso imediato ou com potencial de uso futuro, onde não ocorre o descarte de acessos, o que os diferencia das "coleções de trabalho", que são aquelas em que se elimina o que não interessa ao melhoramento genético. |
O modelo de utilidade por sua
vez, uma espécie de aperfeiçoamento da invenção que já foi denominado de “pequena
invenção”. A lei define como modelo de utilidade como “objeto de uso prático,
ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma de
disposição, envolvendo ato inventivo que resulte em melhoria funcional no seu
uso ou em sua fabricação (LPI art.9º). Os recursos agregados às invenções,
para, de um modo não evidente a um técnico no assunto, ampliar as
possibilidades de sua utilização, são os modelos de utilidade. As manifestações
intelectuais excluídas do conceito de invenção também não se compreendem no de
modelo de utilidade (como podemos ver no art. 10, logo acima).
Art. 9º
É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte
deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou
disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no
seu uso ou em sua fabricação.
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A caracterização do modelo de utilidade, o
aperfeiçoamento deve revelar a atividade inventiva do seu criador. Deve
representar um avanço tecnológico, que os técnicos da área reputem engenhoso,
no caso de não haver essa característica é considerado apenas, na sua natureza jurídica,
“adição de invenção” (LPI Art. 76).
Art.
76. O depositante do pedido ou titular de patente de invenção poderá
requerer, mediante pagamento de retribuição específica, certificado de adição
para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da
invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se
inclua no mesmo conceito inventivo.
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No caso de haver dúvida acerca do correto enquadramento de uma criação industrial – invenção ou modelo de utilidade – deve se considerar o objeto como invenção. Como a lei preceitua o conceito de modelo de utilidade e não a invenção, a criação industrial que não conseguir se enquadrar com certeza na primeira categoria deve ser enquadrada na segunda.
Desenho Industrial (design) é a alteração das formas de objetos. Seu conceito é definido em lei (LPI art. 95).
Art.
95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um
objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um
produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração
externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.
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A principal característica do
desenho industrial é a futilidade, ou seja, que qualquer mudança no desenho
industrial não introduz no objeto não
amplia a sua utilidade apenas o reveste de um aspecto diferente. A doutrina
cita o caso da cadeira de August Endell
projetou em 1899, em Jungendstil (versão alemã do estilo art nouveau),
por exemplo, não tem mais utilidade do que qualquer outra cadeira, servem todas
para o mesmo propósito sentar. Importante notar que a futilidade é que
diferencia o Desenho Industrial do modelo de utilidade, invenção ou adição de
invenção, por outro lado essa característica aproxima o design de uma obra de
arte, ou seja, ambos são fúteis sobre essa óptica de ampliação da utilidade,
também é importante ressaltar que a diferença entre obra de arte e desenho
industrial, ou seja, todo objeto revestido de desenho industrial tem necessariamente
uma função utilitária, ao contrário daqueles que imprimem arte, pois são
desprovidos dessa função.
A invenção, o modelo de
utilidade, a adição de invenção e o desenho industrial são, assim, alterações
em objetos em graus diferentes.
Nos dois primeiros, é indispensável
a presença inventiva; isto é, a alteração ao pode ser uma decorrência óbvia dos
conhecimentos técnicos existentes à época da criação. Presente este
requisito a alteração será considerada
invenção quando for independente, e modelo de utilidade quando for acessória da
invenção. No caso de faltar atividade inventiva, a alteração poderá ser por
adição de invento ou de desenho industrial. A primeira existe na hipótese de um
pequeno aperfeiçoamento na invenção patenteada, enquanto a última manifesta
apenas pela mudança de sua natureza
estética.
Marca o quarto bem industrial, definida como sinal distintivo, suscetível
de percepção visual, que identifica, direta ou indiretamente, produtos ou
serviços (LPI art. 122).
Art. 122. São suscetíveis
de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não
compreendidos nas proibições legais.
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No Brasil ao contrário de outros
países não se registra o som, cheiro, tato, gostos, que revestem os produtos ou
serviços não são registrado como marca, estes signos não visuais são tutelados
pela disciplina jurídica de concorrência, na medida em que a sua usurpação
sirva de meio fraudulento para desviar clientela. Apenas os sinais visualmente
perceptíveis podem ser registrados como marca no INPI. Os exemplos são
inúmeros: Saraiva, Itaú, etc.
A doutrina costuma classificar as
marcas em nominativas, figurativas ou mistas.
- Nominativas: estão as marcas compostas exclusivamente por palavras, que não apresentam uma particular forma de letra. Ex: Revista Direito de Empresa.
- Figurativas: são as marcas consistentes de desenhos ou logotipos. Ex. a gravatinha da marca Chevrolet.
- Mistas: São marcas escritas em uma forma particular de letras inserida em seu logo tipo. Ex: Coca Cola.
Essa classificação, porém é inútil
para o direito, já que todas elas gozam da mesma proteção jurídica.
Segredo Industrial
O inventor ou o criador do modelo
de utilidade devem estar cientes do fato que partir do momento que ao patentear
a invenção todos estarão a par de todos
os detalhes sobre as inovações realizadas. A providência essencial do procedimento
administrativo de concessão de patente é a publicação do pedido, bem como o
acesso irrestrito dos interessados ao relatório descritivo, reivindicações,
resumos e desenhos correspondentes (LPI art. 30).
Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo
durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais
antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto
no art. 75.
§ 1º A publicação do
pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante.
§ 2º Da publicação deverão
constar dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do
relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos à
disposição do público no INPI.
§ 3º No caso previsto no
parágrafo único do art. 24, o material biológico tornar-se-á acessível ao
público com a publicação de que trata este artigo.
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A publicação pelo INPI (Revista
Propriedade Industrial) ocorrerá no máximo de prazo de 18 meses, a contar do
deposito do pedido ou a data da solicitação de prioridade mais antiga. Exceção
a regra art. 75 da LPI.
Art. 75. O pedido de patente originário do Brasil cujo objeto
interesse à defesa nacional será processado em caráter sigiloso e não estará
sujeito às publicações previstas nesta Lei. (Regulamento)
§ 1º O INPI encaminhará o
pedido, de imediato, ao órgão competente do Poder Executivo para, no prazo de
60 (sessenta) dias, manifestar-se sobre o caráter sigiloso. Decorrido o prazo
sem a manifestação do órgão competente, o pedido será processado normalmente.
§ 2º É vedado o depósito
no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido considerado de
interesse da defesa nacional, bem como qualquer divulgação do mesmo, salvo
expressa autorização do órgão competente.
§
3º A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa
nacional estão condicionadas à prévia autorização do órgão competente,
assegurada indenização sempre que houver restrição dos direitos do
depositante ou do titular. (Vide
Decreto nº 2.553, de 1998)
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A publicidade aqui tem gera duas
orientações importantes, a primeira que os demais detentores de patentes podem
analisar que o pedido de patente lesa algum direito seu e a segundo informam os
inventores sobre o pedido para que se haja conflito possam reorientar suas
pesquisas.
A publicação
da invenção é condição para a
concessão
de patente. Por esta razão, muitos empresários preferem manter em segredo suas invenções a pedir a proteção legal.
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É importante frisar que não é o INPI que fica
fiscalizando quem esta usando patente de quem e sim cabe ao próprio detentor da
parede fazer essa fiscalização, o que é comum em direito privado, caso terceiro
venha a utilizar de maneira indevida de sua criação industrial, a fiscalização
dessa prática como a adoção de providencias judicial pertinentes são da
exclusiva alçada do particular interessado.
Como vimos até agora a patente não é obrigatória e sim condicional,
caso o empresário deseje optar por essa proteção a seu bem industrial, se por
um lado cobre o bem por outro fornece a todas as informações sobre o seu
invento, sendo assim boa parte prefere manter o segredo industrial a requerer
patente. Então que ocorre com empresário
que opta pelo segredo industrial? Há primeiro de se falar sobre o risco de
outro inventor chegar aos mesmos resultados posteriormente e acabar titularizando
o direito industrial por ser o primeiro a depositar o pedido, ficando a ele a
exclusividade de explorar o invento. Então cabe ao empresário ponderar sobre a
situação menos desvantajosa, patente versus sigilo industrial.
O segredo de empresa não esta totalmente desamparado no
direito brasileiro. Pelo contrário, a lei tipifica como crime de concorrência
desleal a exploração, sem
autorização, de “conhecimento,
informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou
prestação de serviço, excluídos aqueles que são de conhecimento público ou que
sejam evidentes ao técnico no assunto”, se o acesso ao segredo for fraudulento ou derivou de uma relação contratual ou empregatícia
(LPI art. 195, XII, XI), deste modo, a usurpação de segredo de empresa gera
responsabilidade penal e civil, com fundamento na disciplina jurídica da
concorrência. O segredo de empresa ganha proteção para quem fere o principio da
boa-fé e não pune aquele que o respeita, que o caso de empresa que explora o
mesmo conhecimento secreto e obteve esse segredo graças as suas próprias
pesquisas, ou seja se duas empresas chegaram ao mesmo invento, mas através de
suas pesquisas, não haverá concorrência desleal, logo não haverá lesão e sem
está não como se falar em responsabilidade civil e penal, porém vale ressaltar
que para o direito brasileiro não importa quem criou primeiro e sim quem
depositou primeiro o pedido de patente
no INPI, pois este que o fez poderá impedir que os demais continuem a explorá-lo.
No Brasil não há órgão que registre o segredo de empresa,
também se existisse quem confiaria? Trata-se de um fato cuja prova deve se fazer
em juízo pelos meios periciais, documentais ou testemunhais.
Marcas Coletivas e Certificações
Marcas são sinais distintivos (visual)
que identificam, direta ou indiretamente, produtos ou serviços. A identificação
se realiza através da aposição do sinal no produto ou no resultado do serviço, na embalagem, nas notas
fiscais expedidas, nos anúncios, nos uniformes dos empregados, nos veículos,
etc.
Identificação direta: o sinal esta relacionado especificamente com
o produto ou o serviço.
Identificação indireta:
se realiza através de outras duas categorias de marca, introduzidas no Brasil pela atual
legislação: as coletivas e as de certificações (LPI art. 123)
a) marca de produtos ou serviços, como sendo usada para individuá-los,
distinguindo de outros idênticos, semelhantes ou de origem diversa
(identificação direta).
b) marca de certificação, como que atesta a conformidade de produto ou
serviço ou normas ou especificação técnicas (identificação indireta).
c) marca coletiva, como a que informa ser o produto ou serviço
fornecido pelo empresário filiado a certa entidade (identificação indireta).
As marcas de identificação
indireta são a coletiva e a de certificação, eles tem um traço em comum de
transmitirem ao consumidor a informação de que o produto ou serviço possui uma
qualidade destacada, especial, acima da média, seja porque o empresário que os
fornece participa de uma conceituada associação empresarial (marca coletiva), seja
porque foram atendidos, por determinados padrões de qualidade (a marca de
certificação). Outro elemento comum é a existência de um regulamento de uso, indispensável
ao registro no INPI. Este regulamento estabelecerá as condições pelas quais um
empresário tem direito de usar a marca coletiva ou de certificação bem como as
hipóteses em que perde o direito. Finalmente o terceiro aspecto comum as duas
categorias é a desnecessidade de licença para o marca. Se o empresário atendo
os pressupostos previstos no regulamento de uso, está autorizado a usá-la em
seus produtos ou serviços, independentemente de qualquer registro no INPI.
Art. 123. Para os
efeitos desta Lei, considera-se:
I - marca de produto ou
serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico,
semelhante ou afim, de origem diversa;
II - marca de
certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou
serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente
quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e
III - marca coletiva:
aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de
uma determinada entidade.
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A diferença entre
marca coletiva e a de certificação diz respeito ao titular do
registro.
Coletiva: titular sempre será associação empresarial, ou seja, uma
entidade, sindical ou não, que congrega os empresários de determinado produto,
ou de certa região, ou adeptos de uma especifica ideologia(por exemplo, os empresários cristãos,
os ecológicos, etc.).
Certificação: titular não é uma associação empresarial, mas um
agente econômico (normalmente um empresário) cuja atividade é avaliar e
controlar a produção de bens ou serviços, desenvolvidos por outros agentes. O
titular da marca não pode ter direto interesse comercial no produto ou serviço que
ele atesta (LPI art. 128, §3º).
CAPÍTULO
III
DOS REQUERENTES DE REGISTRO
Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou
jurídicas de direito público ou de direito privado.
§ 1º As pessoas de direito
privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam
efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem
direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição,
sob as penas da lei.
§ 2º O registro de marca
coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de
coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros.
§ 3º O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa
sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.
§ 4º A reivindicação de
prioridade não isenta o pedido da aplicação dos dispositivos constantes deste
Título.
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Se o empresário pretende
identificar seus produtos com uma marca coletiva ou uma certificação, ele
deverá consultar o respectivo regulamento de uso, registrado no INPI, para
verificar se atende às condições nele estipuladas. Normalmente o regulamento era
estabelecer, entre as condições de uso, uma contrapartida remuneratória em
favor do titular da marcar (por exemplo, a taxa de filiação à associação empresarial,
o pagamento dos serviços de controle de qualidade, etc.). Atendidas as
condições, a lei considera outorgada a autorização de uso da marca, sem que
outra formalidade seja necessária alem das previstas no respectivo regulamento.
Caso alguém use uma marca coletiva ou de certificação sem atender às
condições regulamentares correspondentes? As medidas judiciais de coibição
e reparação do ilícito cabem exclusivamente ao titular da marca, ou seja, o
empresário usuário da marca coletiva ou da certificação não tem direito sobre
quem usa uma marca irregular, somente a associação empresarial ou o empresário
titular (dono) da marca tem essa
prerrogativa, mas caso o titular da marca permaneça inerte, o usuário da marca
pode representar a marca no INPI para que se promova a extinção do registro
(LPI, art. 151, II).
Art. 151. Além das
causas de extinção estabelecidas no art. 142, o registro da marca coletiva e
de certificação extingue-se quando:
I - a entidade deixar de
existir; ou
II - a marca for utilizada em condições outras que não aquelas previstas no
regulamento de utilização.
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